Expandir una marca a mercados internacionales puede ser una excelente estrategia de crecimiento, pero también implica riesgos legales si no se realiza una adecuada protección de los derechos marcarios. 

Casos recientes como el de Frisby y Pony Malta en España —en donde las reconocidas cadenas enfrentan un conflicto legal luego que un tercero registrara sus marcas en dicho país— han puesto en evidencia la necesidad de anticiparse a conflictos de registro. Aquí explicamos cómo proteger una marca en el extranjero y evitar caer en la trampa de la piratería marcaria. 

¿Por qué es importante registrar una marca fuera de Colombia?

Registrar una marca en Colombia no garantiza su protección en otros países. Tal como lo explica Alejandra Molano, directora de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes: 

“El registro de marca o el derecho marcario es un derecho territorial, es decir, que aplica dentro del ámbito de la jurisdicción de la entidad que lo otorga”. 

Esto significa que si una empresa colombiana no registra su marca en los países a los que planea expandirse, otra persona o empresa puede hacerlo legalmente en ese territorio, incluso si la marca ya es reconocida en la nación. 

¿Qué mecanismos internacionales existen para registrar una marca?

Una de las estrategias más efectivas para proteger una marca a nivel internacional es usar los acuerdos multilaterales de registro, como el Protocolo de Madrid. Este tratado permite registrar una marca en varios países al mismo tiempo mediante una única solicitud. 

Molano explica que “Colombia hace parte del Protocolo de Madrid. En él, se permite hacer registros de marcas que sirven para muchos más países, para todos los países que hacen parte del Protocolo”. 

Esta unión tiene actualmente 115 miembros que abarcan 131 países. Esta cantidad, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, representa más del 80% del comercio mundial.  

El sistema facilita y reduce los costos frente a la alternativa de registrar la marca país por país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las naciones hacen parte del protocolo. En estos casos, será necesario registrar directamente en la oficina de propiedad intelectual del lugar correspondiente. 

¡Ojo a la piratería marcaria!

Uno de los mayores riesgos de no registrar una marca a tiempo en mercados internacionales es la piratería marcaria. Este fenómeno ocurre cuando una persona registra una marca ajena en un país donde aún no está protegida. Su objetivo suele ser venderla posteriormente a su legítimo creador o impedirle el uso. 

La profesora de Los Andes aclara que no se trata de un vacío legal, sino del funcionamiento del sistema internacional: “No tenemos un sistema marcario universal. Si mi marca está registrada en Colombia, otro empresario puede en Argentina registrar una igual para un producto igual y si yo no entré a Argentina antes no tengo la posibilidad de oponerme”. 

La clave está en anticiparse. Si una empresa prevé que su negocio es escalable y tiene potencial de expansión internacional, debe incluir desde el inicio la protección de su marca en los mercados objetivos. 

"Uno nunca sabe para quien trabaja. Hay que registrar y proteger la marca en cualquier nuevo territorio en donde pretendas usufructuarla", indica Fabián Ruiz, director de posgrados de mercadeo en Los Andes. Asimismo, Molano lo resume de esta manera: 

“Se recomienda saber en dónde se va a proteger y cómo. No es solo protegerlo en todas partes, porque puede ser que sea un costo innecesario… pero si su negocio probablemente se va a expandir a otros territorios, sí, por supuesto que sí es recomendable iniciar el registro”. 

Por ejemplo, para negocios digitales o marcas con proyección internacional —como en el casi de Frisby o Pony Malta— se recomienda incluir esta estrategia dentro de su plan financiero y legal desde la fase inicial de expansión.

De hecho, como afirma Ruiz, "tampoco es suficiente con tener claro el modelo de expansión internacional, si no se consideran también las leyes vigentes que van a proteger este trabajo, por ejemplo, desde el punto de vista del uso del nombre o de la identidad visual".

¿Qué puede hacer una empresa si su marca ya ha sido registrada por un tercero en otro país?

Cuando ocurre un conflicto por uso o registro de marca en el extranjero, existen varios caminos legales que pueden explorar las empresas afectadas. La primera recomendación es responder legalmente dentro del plazo otorgado por la entidad competente, aportando pruebas de uso previo o notoriedad de la marca. 

Además, existe la posibilidad de apelar a otros tipos de protección, como el derecho de autor, cuando la marca incluye elementos gráficos distintivos. 

“Frisby, por ejemplo, puede defender los derechos de autor sobre la figura que usa en su marca. La protección de la originalidad de la obra sí se puede oponer frente a otros lugares”, indica la experta en Propiedad Intelectual. 

Finalmente, en algunos casos, la única salida viable será la negociación directa con el titular de la marca en el extranjero, aunque esto implica asumir un costo por un derecho que originalmente le pertenecería a la empresa creadora. 

Tips para proteger una marca internacionalmente

• Definir el modelo de negocio: si existe la posibilidad de internacionalización, debe considerarse desde el inicio. 

• Registrar la marca con visión de expansión: usar el Protocolo de Madrid o registros locales según los países objetivo. 

• Vigilar el uso de la marca en cada jurisdicción: no basta con registrar, también se debe usar la marca activamente. 

• Utilizar protecciones complementarias: como el derecho de autor para logotipos, diseños o elementos gráficos. 

• Estar preparado para una defensa legal: contar con asesoría jurídica especializada para responder oportunamente a conflictos.